Der Federal Circuit stellt klar, dass sekundäre Überlegungen sowohl einzeln als auch als Ganzes in einer Offensichtlichkeitsanalyse berücksichtigt werden müssen

Am 24. August 2023 hat das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit in Volvo Penta der Ams. LLC gegen Brunswick Corp., Fall Nr. 22-1765, hob eine endgültige schriftliche Entscheidung des Patent Trial and Appeal Board (PTAB) auf, in der alle Ansprüche des US-Patents 9.630.692 (das „'962-Patent“) als offensichtlich nicht patentierbar eingestuft wurden. Der Federal Circuit verwies die Entscheidung zur weiteren Beurteilung objektiver Indizien für Nicht-Offensichtlichkeit zurück, die der Ausschuss nicht angemessen berücksichtigt hatte. Dabei stellte der Federal Circuit einige dringend benötigte Leitlinien zur erforderlichen Offensichtlichkeitsanalyse und Berücksichtigung der verschiedenen Indizien bereit.

Das Patent aus dem Jahr 1962 bezieht sich auf einen Bootsantrieb, der einen „ziehenden“ oder „vorwärtsgerichteten Antrieb“ unter dem Heck des Bootes ermöglichen soll. Volvo Pentas kommerzielle Verkörperung des Patents von 1962 nennt sich „Forward Drive“-System, das bei seiner Einführung im Jahr 2015 „extrem erfolgreich“ wurde, unter anderem weil es für den Wassersport sicherer ist. Fünf Jahre später brachte Brunswick ein eigenes Bootsantriebssystem auf den Markt, den „Bravo Four S“-Antrieb.

Am selben Tag, an dem Brunswick den Bravo Four S-Antrieb auf den Markt brachte, beantragte das Unternehmen beim Board eine interparteiliche Überprüfung des Patents von 1962 und stellte fest, dass alle Ansprüche angesichts zweier Referenzen offensichtlich seien: US-Patent 2.616.387 an Kiekhaefer („Kiekhaefer“) und US-Patent 4.840.136 an Brandt („Brandt“). Als Reaktion darauf stellte Volvo Penta in erster Linie die Motivation zur Kombination von Kiekhaefer und Brandt in Frage und lieferte gleichzeitig Beweise für sechs objektive Anzeichen der Nicht-Offensichtlichkeit: Kopieren, Lob der Industrie, kommerzieller Erfolg, Skepsis, Versagen anderer und seit langem empfundenes, aber ungelöstes Bedürfnis.

Der Federal Circuit stellte fest, dass die Feststellung des PTAB, dass eine Motivation zum Zusammenschluss bestand, durch substanzielle Beweise gestützt wurde, bevor er sich einer Bewertung der objektiven Indizien von Volvo Penta für die Nichtoffensichtlichkeit zuwandte. Das Bundesgericht stellte zunächst fest, dass Volvo Penta den erforderlichen Zusammenhang herstellte, indem es darlegte, dass der „lenkbare Traktorantrieb, wie er in jedem der angefochtenen Ansprüche dargelegt wird“, den Erfolg der Vorwärtsantriebsausführung ausmachte, und dass „[d]ie Die erfinderische Kombination aus Propelleranordnung und Lenkachsenposition brachte bestimmte Vorteile, die in der Branche gelobt werden und von Antrieben im Stand der Technik nicht erreicht wurden.“

Nachdem der Federal Circuit einen Zusammenhang zwischen dem Forward Drive und den angefochtenen Ansprüchen des Patents von 1962 festgestellt hatte, kam er als nächstes zu dem Schluss, dass „die Analyse [dieser] objektiven Indizien der Nichtoffensichtlichkeit durch die Kammer, einschließlich der Gewichtung unterschiedlicher Überlegungen, übermäßig war.“ vage und mehrdeutig.“ Slip Op. bei 15. Beispielsweise erkannte der Vorstand zwar die Bedeutung interner Dokumente von Brunswick an, die das absichtliche Kopieren des Forward Drive belegen, und „stellte fest, dass es sich um Kopien handelte, räumte diesem Faktor jedoch nur ‚ein gewisses Gewicht‘ ein.“ Id. bei 16. Der Federal Circuit entschied, dass diese „Zuweisung von nur ‚gewissem Gewicht‘“ angesichts seines Präzedenzfalls unzureichend sei, was im Allgemeinen erklärt, dass „das Kopieren ein starker Beweis dafür ist, dass es nicht offensichtlich ist“ und dass „andere es versäumt haben, es zu tun“. Lösen Sie das Problem, und das Kopieren kann oft der beweiskräftigste und überzeugendste Beweis für die Nicht-Offensichtlichkeit sein.“

Das Federal Circuit entschied ebenfalls, dass die Beweise für den kommerziellen Erfolg von Volvo Penta mehr als nur „ein gewisses Gewicht“ rechtfertigten. Das Gericht berichtete beispielsweise, dass Brunswick entweder zugegeben oder nicht bestritten habe, dass „der Forward Drive im Wesentlichen einen neuen Markt für Z-Antriebe geschaffen hat“, „die Verkäufe des ‚Forward Drive sind seit seiner Einführung im Jahr 2015 erheblich gestiegen‘“ und „mehr.“ und immer mehr Bootsbauer bieten den Volvo Penta Forward Drive als Erstausrüstung an, darunter auch Boote, die speziell für den Einbau des Forward Drive entwickelt wurden.“ Die Entscheidung des Boards, diesem Faktor „ein gewisses Gewicht“ beizumessen, wurde nicht durch substanzielle Beweise gestützt. Slip Op. mit 17.

Der Federal Circuit entschied außerdem, dass der Vorstand es versäumt habe, den seit langem bestehenden, aber ungelösten Bedarf ordnungsgemäß einzuschätzen. Beispielsweise stellte das Gericht fest, dass die Behörde Beweise ignorierte, dass „seitdem in den 1950er-Jahren der erste Surfer entdeckte, dass er 10 Meter hinter dem Kielwasser eines Bootes hängen konnte, versucht wurde, einen Weg zu finden, es besser zu machen …“ und sicherer“ und dass „Hersteller von Innenbord-V-Antrieben – deren Propeller sicher unter dem Rumpf verstaut waren – es genossen, [den Wakesurf-]Markt zu bedienen[, was Hersteller von Z-Antrieben nicht konnten.“ Das Federal Circuit entschied, dass diese Beweise „unbestreitbar ein seit langem bestehendes Bedürfnis belegen: sicheres Wakesurfen auf Booten mit Heckantrieb.“ Der Federal Circuit verwies auch auf das Alter des behaupteten Standes der Technik, Brandt (ca. 1989, an Volvo Penta übertragen) und Kiekhaefer (ca. 1952, an Brunswick übertragen), und stellte gleichzeitig fest, dass „Brunswick selbst eine der behaupteten Referenzen besaß.“ Dass jemand, der fast fünfzig Jahre lang die beanspruchte Erfindung nicht entwickelt hat, nicht außer Acht gelassen werden sollte.“ Slip Op. mit 19.

Schließlich entschied der Federal Circuit, dass die endgültige Bewertung der objektiven Indizien durch die Kammer insgesamt fehlerhaft war und nicht durch substanzielle Beweise gestützt wurde. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass es unzureichend sei, jeden Faktor einzeln zu bewerten und ihm „ein gewisses Gewicht“ beizumessen, und bemängelte die Entscheidung der Kammer, dass sie „die Summe der Faktoren überhaupt nicht erörtert, außer ohne Erklärung zu sagen, dass sie insgesamt „etwas wiegen“. zugunsten der Nicht-Offensichtlichkeit.' Das reicht nicht aus, um seine Entschlossenheit aufrechtzuerhalten.“ Ausweis. um 20.

Insgesamt liefert die Stellungnahme des Federal Circuit neue Leitlinien und macht deutlich, dass sich die Richter intensiv mit den Beweisen auseinandersetzen und begründete Erklärungen für die Abwägung der objektiven Indizien liefern müssen. Es dient auch als Erinnerung für Patentinhaber, bei der Präsentation objektiver Indizien bei geistigen Eigentumsrechten und anderen Formen von Rechtsstreitigkeiten sorgfältig und gründlich vorzugehen, anstatt sie nur abschließend vorzutragen. Hätte Volvo Penta auf der Grundlage dieser Entscheidung keine derart überzeugenden Beweise vorgelegt, gäbe es möglicherweise keine Grundlage für die Annahme, dass es der Schlussfolgerung des Boards an substantiellen Beweisen mangelte.

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